Le choix d’une marque

Dernière modification le 08 mai 2010.

La marque désigne et identifie les produits et services d'une entreprise. C'est l'outil de communication qui permet le ralliement de la clientèle. Son choix doit en tenir compte, tout en respectant certains critères purement juridiques. Et parce qu'une marque est susceptible d'appropriation, elle devra être disponible

Définition

L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». Cette définition permet de distinguer la marque :

de la dénomination sociale qui identifie la société. Elle est protégée par l’inscription de la personne morale au RCS. La dénomination sociale correspond au nom de la société.
du nom commercial sous lequel l’entreprise se fait connaitre par sa clientèle. Il peut être différent de la dénomination sociale : sigle à partir des mots de celle-ci, diminutif, ou nom totalement différent. . Ce nom doit être inscrit au RCS, mais il n’est protégé qu’à compter de son premier usage.

La marque exerce une fonction différente. Elle ne désigne ni l'entreprise, ni la personne morale, mais uniquement ses produits et ses services. Et elle doit être apposée sur eux pour garder sa fonction de marque.

Une marque valable

L'INPI fait un examen préalable de la validité du signe avant son enregistrement, mais il vaut mieux s'en préoccuper avant de déposer la marque, compte tenu des frais à engager.

Admissibilité

Pour être valable, la marque doit respecter certaines règles :

Le signe ne doit pas être déceptif : il ne doit pas tromper le consommateur sur la provenance, la nature ou la qualité du produit. Les juges ont par exemple interdit l’utilisation de la marque "Evian Fruité" sur ce fondement, dans la mesure où le produit ne contenait pas d'eau d'Evian.
Le signe ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs : en pratique peu de marques sont annulées pour ce motif.
Le signe ne doit pas être interdit par la loi : ce sont les marques désignant les produits du tabac, les emblèmes des nations, tous signes officiels (Ex : l'association "Médecins sans frontières" a dû cesser son utilisation de l'emblème suisse).

La loi admet à titre de marque les dénominations sous toutes les formes, à condition qu’elles puissent faire l’objet de représentation graphiques (signes sonores ou figuratifs tels les dessins, étiquettes, logos ou images de synthèse). En revanche, les marques gustatives ou olfactives ne sont pas admises en raison de l’absence de représentation graphique.

La marque peut être en noir et blanc ou en couleur. L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle admet ainsi qu’elle soit constituée par une disposition, des combinaisons ou des nuances de couleurs. En d’autres termes, les motifs, formes, la coexistence de couleurs sur un même sigle, ou encore l’agencement de celles-ci, constituent des éléments protégés de la marque. Une nuance peut être protégée à condition qu’elle soit particulière, un déposant ne pouvant pas s’approprier une couleur primaire.

Le législateur admet aussi la protection d’un objet tridimensionnel. Ainsi, la forme d’un produit, ou de son conditionnement, peut être protégé par le dépôt d’une marque. Pour ce faire, la forme doit toutefois caractériser le service et être distincte de la forme habituelle d’un produit. Ainsi, si la forme de galet constitue la forme habituelle des tablettes de lessive, la bouteille de "Coca-Cola" et la bouteille de "Perrier" sont déposées à titre de marque.

Distinctivité

Le caractère distinctif s'apprécie au moment du dépôt. Il implique de respecter une condition d’originalité. La fonction première de la marque étant de différencier le produit de celui de son concurrent, la loi interdit l’utilisation de signes ou de dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont nécessaires à la désignation générique, ou usuelle du produit ou du service. Les marques descriptives sont ainsi formellement condamnées par la loi. Les juges ont, sur ce fondement, annulé plusieurs marques, dont Banquette-lit pour des canapés-lits et Crème de gruyère pour du gruyère en pâte.

Autres exemples : Farine Tamisée et Teintleger pour un fond de teint ont été considérées comme non distinctives. En revanche, Bonnemine pour une crème a été acceptée.

Mieux vaut donc choisir une marque arbitraire par rapport aux produits et services qu’elle désigne (par exemple, la marque Coup de cœur appliquée à des vêtements est arbitraire). En effet, si ce choix signifie au départ une pénétration plus difficile du message au niveau du public, elle aura ensuite une plus grande distinctivité face à la concurrence et un plus grand poids face aux éventuels contrefacteurs.

En France si la jurisprudence n'admet pas la distinction "marques faibles, marques fortes", on rencontre néanmoins la notion de marques évocatrices, c'est-à-dire qui, de loin, rappellent le produit ou service. Ces marques sont des marques valables mais la limite entre marque évocatrice et marque descriptive n'est pas toujours facile à trouver. Ainsi, le néologisme Sangrumo a été considéré comme une marque, certes évocatrice mais valable.

Attention : il n’est pas possible, après dépôt, de modifier le signe déposé, et ce même à l'occasion du renouvellement. S'il y a modification, l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) considère qu'il s'agit d'un nouveau dépôt.

Une marque disponible

L'INPI ne pratique aucun examen de la disponibilité du signe, c'est-à-dire qu’aucune recherche portant sur l'existence de droits antérieurs qui pourraient s'opposer à l’enregistrement de la marque n’est effectuée. Il appartient donc au déposant de s’assurer que la marque qu’il vise est disponible.

L’existence de droits antérieurs

Dans un premier temps, une recherche sommaire gratuite peut avoir lieu via le site internet de l’INPI. La recherche d’antériorités plus poussée auprès de l’INPI se révèle en revanche particulièrement délicate. Il est donc prudent de la confier à un spécialiste (avocat spécialisé en Propriété Intellectuelle par exemple).

Cette recherche d’antériorité et son analyse sont incontournables, sauf à prendre des risques majeurs : procédure d'opposition en cours d’enregistrement, mais aussi risque d'être contrefacteur avec un arrêt immédiat des investissements sur la marque et des condamnations parfois lourdes à des dommages et intérêts, voire le nécessaire changement des statuts de la société quand la marque est en même temps la dénomination sociale.

En faire l’économie est donc un choix à courte vue et risqué. D’autant qu’un récent arrêt du Conseil d’Etat prévoit que les frais engagés pour cette recherche d’antériorité constituent une dépense déductible du résultat. (Conseil d’Etat, 30 décembre 2009)

Quels sont les droits antérieurs ?

Il n'y a pas que les marques qui puissent constituer des droits antérieurs, il y a aussi, (aux termes de l'article L 711-4 du CPI) :

la dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
le nom commercial ou une enseigne connus dans l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
l’appellation d'origine protégée ;
les droits d'auteur ;
les droits résultants d'un dessin ou modèle protégé ;
les droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
les droits au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.

Il ne faut donc pas négliger ces autres droits antérieurs dans les recherches.
On se souvient de la marque Champagne, lancée par Yves St Laurent et du coup d'arrêt donné au lancement de cette marque, en raison de son atteinte à une appellation d'origine protégée.

Enfin, si la marque est valable et disponible, il faut alors s'attacher à bien vérifier la liste des produits et services pour lesquels on souhaite disposer du monopole.
A suivre : Le dépôt et la vie d'une marque

Cabinet BRM Avocats
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