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Le choix d’une marque 
La marque désigne et identifie les produits et services d'une entreprise. C'est l'outil de communication qui permet le ralliement de la clientèle. Son choix doit tenir compte de cet aspect de communication, tout en respectant certains critères purement juridique. Et parce qu'une marque est susceptible d'appropriation, elle devra être une marque disponible.
Définition et utilité
Définition juridique : "C'est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale" L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Cette définition est importante, elle fait la distinction avec le nom commercial avec lequel il ne faut pas la confondre de même qu'avec la dénomination sociale.
La marque exerce une fonction différente. Elle ne désigne ni l'entreprise, ni la personne morale, mais uniquement ses produits et ses services, produits et services sur lesquels elle devra être apposée pour garder sa fonction de marque.
Une marque valable
L'INPI fait un examen préalable de la validité du signe avant son enregistrement mais il vaut mieux s'en préoccuper avant de déposer la marque compte tenu des frais à engager. Pour être valable, la marque doit être :
- un signe autorisé par la loi
- un signe distinctif
Admissibilité
- La loi admet à titre de marque : les dénominations sous toutes les formes, les signes sonores, les signes figuratifs (dessins, étiquettes, logos, images de synthèse, formes du produit et de son conditionnement)
La marque peut être simple ou complexe,en noir et blanc ou en couleur. Cela peut être également une forme en trois dimensions. Exemple : la bouteille de "Coca Cola" et la bouteille de "Perrier" sont déposées à titre de marque.
- Pour être valable, une marque ne doit pas être un signe exclu par la loi, ni un signe trompeur ou contraire aux bonnes moeurs.
* les signes interdits par la loi : ce sont les marques désignant les produits du tabac, les emblèmes des nations, tous signes officiels. Ex : "Médecins sans frontières" utilisait l'emblème suisse, l'association a du cesser.
* les signes déceptifs ou trompeurs : ont été interdits "Evian Fruité" dans la mesure où le produit ne contenait pas d'eau d'Evian, "Ecole de Conduite Française ECF", car la marque évoquait un caractère officiel pour cette école de conduite.
Distinctivité
C'est un critère essentiel de sa validité. Pour être distinctive, une marque doit être arbitraire par rapport aux produits et aux services qu'elle désigne. On ne peut, par exemple, déposer la marque "auto" pour désigner des voitures. Il est vrai que le réflexe le plus naturel est de rechercher la marque la plus évocatrice possible, voire même descriptive du produit qu'elle doit désigner. C'est une erreur à ne pas commettre.
- Les marques descriptives sont formellement condamnées par la loi.
Au contraire, plus une marque sera arbitraire, par rapport aux produits ou services qu'elle désigne, plus elle sera distinctive.
Ex : la marque COUP DE CŒUR appliquée à des vêtements est arbitraire.
- La marque ne doit pas non plus désigner une caractéristique du produit ou du service, espèce, qualité, quantité ...
Ex: FARINE TAMISEE a été considéré comme non distinctive. En revanche, le néologisme SANGRUMO a été considéré comme une marque, certes évocatrice mais valable. SECURITAS pour des services de sécurité a été déclaré valable. TEINTLEGER pour un fond de teint non valable, mais BONNEMINE pour une crème a été acceptée.
Il faut comprendre que l'exigence de distinctivité sert à éviter l'appropriation exclusive par une entreprise d'un terme nécessaire aux concurrents.
Le caractère distinctif s'apprécie au moment du dépôt.
En France si la jurisprudence n'admet pas la distinction "marques faibles marques fortes" on rencontre néanmoins la notion de marques évocatrices, c'est à dire, qui, de loin, rappellent le produit ou service. Ces marques sont des marques valables mais la limite entre marque évocatrice et marque descriptive n'est pas toujours facile à trouver.
Aux Etats Unis coexistent un registre principal et un registre supplémentaire. Seules les marques fortes accèdent au registre principal et bénéficient d'avantages indéniables :
une incontestabilité après 5 ans d'usage, une présomption de propriété et des dommages et intéréts triplés en cas de contrefaçon.
Attention : Il faut savoir que l'on ne peut, après dépôt, modifier le signe déposé, et ce même à l'occasion du renouvellement. S'il y a modification, l'INPI considère qu'il s'agit d'un nouveau dépôt.
Conclusion
Il faut une marque la plus arbitraire possible par rapport aux produits et services, l'inconvénient au départ est une pénétration plus difficile du message au niveau du public, mais l'avantage à long terme est une plus grande distinctivité face à la concurrence et un plus grand poids face aux éventuels contrefacteurs.
Une marque disponible
L'INPI ne pratique aucun examen de la disponibilité du signe, c'est à dire aucune recherche portant sur l'existence de droits antérieurs qui pourraient s'opposer à l’enregistrement de la marque.
Pour vérifier la disponibilité du signe, il faut entreprendre une recherche d'antériorités. Celle-ci n'est pas entreprise d'office par l'INPI qui n'effectue qu'un examen de la forme et de la validité de la marque.
L'analyse de la recherche, qui n'est pas non plus effectuée par l'INPI, se révèle particulièrement délicate. C’est l'affaire de spécialistes (avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle ou conseils en Propriété Industrielle).
La recherche d’antériorité et son analyse sont incontournables, sauf à prendre des risques majeurs qui ne sont pas seulement la procédure d'opposition en cours d’enregistrement, mais aussi le risque d'être contrefacteur avec un arrêt immédiat des investissements sur la marque mais également des condamnations parfois lourdes à des dommages et intérêts, et même le changement des statuts de la société quand la marque est en même temps la dénomination sociale.
En faire l’économie est donc un choix à courte vue et risqué.
La recherche à l'identique sur minitel ou internet ?
Elle n'assure aucune sécurité quant à la disponibilité du signe si cette recherche est négative, car la recherche à l'identique ne révélera que les marques identiques ou très proches.
Or, la contrefaçon n'est pas constituée uniquement par la reproduction à l'identique du signe, mais aussi par son imitation, de sorte que se limiter à une recherche à l'identique présente le risque de passer à côté d'antériorités gênantes.
Une recherche plus complète s'impose au cas de recherche à l’identique négative. En revanche, si la recherche à l'identique révèle déjà une antériorité pertinente, il faut arrêter la recherche et réfléchir à une autre marque.
Quels sont les droits antérieurs ?
Il n'y a pas que les marques qui puissent constituer des droits antérieurs, il y a aussi, (aux termes de l'article L 711-4 du C.P.I.) :
- la dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public
- le nom commercial ou une enseigne connus dans l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public
- l’appellation d'origine protégée
- les droits d'auteur
- les droits résultant d'un dessin ou modèle protégé
- les droits de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image
- les droits au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale
Il ne faut donc pas négliger ces autres droits antérieurs dans les recherches.
On se souvient de la marque CHAMPAGNE, lancée par Yves St Laurent et du coup d'arrêt donné au lancement de cette marque, en raison de son atteinte à une appellation d'origine protégée.
Enfin, si la marque est valable et disponible, il faut alors s'attacher à bien vérifier la liste des produits et services pour lesquels on souhaite disposer du monopole.
A suivre : Le dépôt et la vie d'une marque
Cabinet BRM Avocats
Avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle
http://www.brmavocats.com