Les limites au monopole conféré par la marque

Le fait de déposer une marque sans véritable besoin commercial et dans le seul but d’empêcher tout concurrent de développer une gamme de produits similaires constitue un détournement du droit des marques et doit en conséquence être considéré comme frauduleux.

Les droits de propriété intellectuelle et en particulier le droit de marque, présentent un caractère dérogatoire dans la mesure où ils constituent une atteinte à la liberté du commerce. En effet, le droit de marque permet à son titulaire d’interdire à l’ensemble de ses concurrents d’utiliser et/ou de reproduire le signe qu’il a déposé.
Sous réserve des exigences de légalité, de distinctivité et de disponibilité, toutes sortes de signes peuvent ainsi être déposées à titre de marques : des mots, lettres, chiffres, sons, dessins, logos, formes, nuances de couleurs…

En l’occurrence, la société Biltoki titulaire, entre autres, de la marque constituée du nombre « 29 » pour désigner notamment des vêtements et des chaussures a agi en contrefaçon à l’encontre de la société Julou Compagnie pour avoir apposé ce signe sur des produits identiques.

A première vue, l’issue de cette procédure semble évidente : deux signes identiques pour des produits identiques, la contrefaçon est patente.
Néanmoins, cette affaire présente une subtilité intéressante : la société Biltoki à l’initiative de la procédure est à l’origine d’un concept consistant à reproduire sur les produits qu’elle commercialise un nombre et à l’associer à une identité culturelle particulière. Elle a ainsi développé son activité autour du nombre « 64 » symbolisant le département des Pyrénées Atlantiques et, par extension, le Pays Basque.
Souhaitant protéger cette idée commerciale originale, la société Biltoki avait entrepris de déposer à titre de marques de nombreux autres nombres correspondant donc à des numéros de départements, y compris le nombre « 29 ».
La Société Julou Compagnie, société bretonne, souhaitait quant à elle utiliser ce nombre « 29 » afin de désigner des produits identiques à savoir des tee-shirts. Forte de ses droits de marques, la société Biltoki avait donc agi en contrefaçon à l’encontre de la société Julou Compagnie, action favorablement accueillie par les juges de première instance et d’appel.

La Cour de Cassation saisie du litige a, quant à elle, opéré une analyse différente et a en conséquence cassé partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Toulouse le 28 juin 2007. Elle a ainsi considéré que « le droit de marque n’était pas constitué et utilisé pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine mais se trouvait détourné de sa fonction dans le but de se réserver, par l’appropriation d’un signe identifiant un département, un accès privilégié et monopolistique à un marché local au détriment des autres opérateurs ». La Cour a notamment souligné le fait que la Société Biltoki ne commercialise aucun produit marqué du nombre « 29 ».

Les marques dites « de barrage » sur la sellette

Cette décision appelle plusieurs observations. Tout d’abord, il convient de rappeler qu’en principe le dépôt d’une marque - qu’elle soit exploitée ou non - confère à son titulaire une protection indiscutable pendant au moins 5 ans avant de voir courir le risque d’une action en déchéance diligentée par toute personne intéressée. La décision de la Cour de Cassation laisse entendre au contraire qu’un dépôt de marque ne serait valable qu’à condition de justifier de la réalité tangible et économique de son activité au regard des produits et services visés dans le dépôt. Au regard de cette décision, la réservation d’un signe pour des produits et services dont l’exploitation n’est pas effective mais seulement potentielle serait donc désormais impossible…

Sur ce point, il semble qu’il faille être prudent et que les principes antérieurs subsistent.
Il s’avère par ailleurs que la Cour de Cassation s’attache non pas à une comparaison des produits et services et des signes en présence contrairement à la pratique établie en matière d’appréciation de la contrefaçon, mais qu’elle concentre son analyse sur le but a priori recherché par le déposant, sur sa volonté « cachée » derrière le dépôt de sa marque… Un tel critère difficile à cerner risque de compliquer encore le contentieux de la contrefaçon de marque dont l’appréciation repose déjà sur des critères très subjectifs.

Cette décision est néanmoins intéressante en ce que la Cour de Cassation joue ici son rôle de gardienne des principes supérieurs du droit. En effet, elle rappelle fort opportunément que le principe de la liberté du commerce ne cède le pas que devant un monopole d’exploitation légitime, exempt de toute fraude (fraus omnia corrumpit).
Elle rappelle également à bon escient la fonction essentielle de la marque, à savoir garantir l’origine des produits.
A la suite de cet arrêt, il semble que ce soit les marques dites « de barrage » jusqu’ici admises sous réserve d’action en déchéance, qui soient désormais sur la sellette.

Source : Cour de Cassation, 23 juin 2009

Julie Moreau, avocat et Martine Ricouart-Maillet, avocat associé
Cabinet BRM Avocats

(Novembre 2009)