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Le contrat de licence de marque

La licence de marque fait partie des licences de propriété industrielle qui doivent faire l'objet d'un contrat.

La licence de marque est le contrat par lequel le propriétaire d’une marque accorde à un tiers le droit de l’exploiter en tout ou en partie, moyennant une rémunération consistant souvent en des redevances proportionnelles à l’exploitation (appelées également royalties).

Comme la licence de brevet, le contrat de licence de marque peut être conclu entre un licencié et un sous-licencié à condition que le licencié soit autorisé à concéder des sous-licences. Des licences gratuites sont possibles.

La licence de marque permet à un titulaire de marque de tirer profit de certains marchés qu’il ne peut exploiter directement. Quant au licencié, il bénéficie du renom de la marque afin de commercialiser les produits qu’il fabrique. La licence ne peut porter que sur des objets figurant au dépôt. Une licence portant sur d’autres produits, même similaires, serait nulle. La licence de marque peut être exclusive ou non : elle l’est quand le titulaire de la marque s’interdit de concéder à d’autres licenciés, sur le même territoire, une licence de la même marque, pour les mêmes produits ou services.

Les garanties de la licence de marque

Le titulaire de la licence de marque a plusieurs obligations envers son co-contractant, parmi lesquelles une obligation de garantie, suivant le même régime que celui de la licence de brevet.

Il y a trois types de garantie :

la garantie d’éviction du fait des tiers : si le licencié est poursuivi en contrefaçon par des tiers, le donneur de licence devra le défendre en vertu de son obligation de garantie d’éviction du fait des tiers. Si l’action aboutit, le licencié est évincé, et sauf clause contraire, le donneur de licence devra dédommager le licencié. Cette garantie n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent prévoir une clause limitative ou suppressive de garantie favorable au donneur de licence. Mais, le licencié a intérêt à exiger du donneur de licence l’insertion dans le contrat d’une clause de garantie.

le versement des redevances en cas de litige : c’est la possibilité de prévoir que le licencié versera dès signification de l’assignation, les redevances dues au donneur de licence sur un compte spécial bloqué dont le déblocage sera effectué dès que la décision intervenue aura autorité de force jugée. En cas de succès de l’action intentée par le tiers, les redevances bloquées seront versées à due concurrence pour couvrir les frais exposés par le licencié et les dommages et intérêts mis à sa charge. En cas d’échec de l’action, les redevances bloquées seront versées dans leur intégralité au donneur de licence.

la rédaction d’une clause suppressive de garantie : cette clause est sans effet si le donneur de licence est de mauvaise foi. Cette clause de non-garantie dispense le donneur de licence de verser des dommages et intérêts au licencié, et de lui donner aucune autre garantie que celle de son fait personnel -garantie d’ordre public- et celle de l’existence matérielle du titre donnée en licence. A l’inverse, les parties peuvent prévoir une garantie extensive de responsabilité à la charge du donneur de licence. Enfin, il est possible de spécifier dans le contrat que des recherches d’antériorités de marque et de dénomination sociale ont été effectuées concernant la marque donnée en licence, afin de vérifier la disponibilité de cette marque. Le donneur de licence peut fournir au licencié une copie de cette recherche afin qu’il connaisse la situation de la marque. Cette obligation est surtout prévue pour les législations qui ne soumettent pas la demande d’enregistrement de marque à une recherche d’antériorités.

Contrat de licence de marque : modèle  de clauses

Pour des modèles de clause relative aux litiges et de clause d’exclusion de garantie (clause « aux risques et périls »), voir notre modèle de contrat de licence de marque.

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