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Le contrat de licence de marque

La licence de marque fait partie des licences de propriété industrielle qui doivent faire l'objet d'un contrat. NetPME vous en divulgue les principales clauses.

La [popin id= »38031″]licence de marque[/popin]est le contrat par lequel le titulaire d’une marque accorde à un tiers le droit de l’exploiter en tout ou en partie, moyennant une rémunération consistant souvent en des redevances proportionnelles à l’exploitation appelées aussi royalties.

Comme la licence de brevet, le contrat de licence de marque peut être conclu entre un licencié et un sous-licencié dans la mesure où le licencié est autorisé à concéder des sous-licences. Des licences gratuites sont possibles. D’autre part, la licence de marque permet à un titulaire de marque de tirer profit de certains marchés qu’il ne peut exploiter directement. Quant au licencié, il bénéficie du renom de la marque afin de commercialiser les produits qu’il fabrique. La licence ne peut porter que sur des objets figurant au dépôt. Une licence portant sur d’autres produits, même similaires, serait nulle. La jurisprudence l’admet dans un arrêt du 3 mars 1987. La licence de marque peut être exclusive ou non : elle l’est quand le titulaire de la marque s’interdit de concéder à d’autres licenciés, sur le même territoire, une licence de la même marque, pour les mêmes produits ou services.

Les garanties de la licence de marque

Le titulaire de la licence de marque a plusieurs obligations envers son co-contractant, parmi lesquelles une obligation de garantie, suivant le même régime que celui de la licence de brevet.

Il y a trois types de garantie :

– la garantie d’éviction du fait des tiers: si le licencié est poursuivi en contrefaçon par des tiers, le donneur de licence devra le défendre en vertu de son obligation de garantie d’éviction du fait des tiers. Si l’action aboutit, le licencié est évincé, et sauf clause contraire, le donneur de licence devra dédommager le licencié. Cette garantie n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent prévoir une clause limitative ou suppressive de garantie favorable au donneur de licence. Mais, le licencié a intérêt à exiger du donneur de licence l’insertion dans le contrat d’une clause de garantie.

– le versement des redevances en cas de litige : c’est la possibilité de prévoir que le licencié versera dès signification de l’assignation, les redevances dues au donneur de licence sur un compte spécial bloqué dont le déblocage sera effectué dès que la décision intervenue aura autorité de force jugée. En cas de succès de l’action intentée par le tiers, les redevances bloquées seront versées à due concurrence pour couvrir les frais exposés par le licencié et les dommages et intérêts mis à sa charge. En cas d’insuccès de l’action, les redevances bloquées seront versées dans leur intégralité au donneur de licence.

– la rédaction d’une clause suppressive de garantie : cette clause est sans effet si le donneur de licence est de mauvaise foi. Cette clause de non-garantie dispense le donneur de licence de verser des dommages-intérêts au licencié, et de lui donner aucune autre garantie que celle de son fait personnel -garantie d’ordre public- et celle de l’existence matérielle du titre donnée en licence. A l’inverse, les parties peuvent prévoir une garantie extensive de responsabilité à la charge dudit donneur de licence. Enfin, il est possible de spécifier dans le contrat que des recherches d’antériorités de marque et de dénomination sociale ont été effectuées concernant la marque donnée en licence, afin de vérifier la disponibilité de cette marque. Le donneur de licence peut fournir au licencié une copie de cette recherche afin qu’il connaisse la situation de la marque. Cette obligation est surtout prévue pour les législations qui ne soumettent pas la demande d’enregistrement de marque à une recherche d’antériorités.

Exemple de rédaction de clauses

La rédaction des clauses peut être la suivante (cf. : Licence de marque, Formules, Conseils pratiques, Camille Guthmann, Juris-Classeur Propriété Littéraire et Artistique, Fascicule n° 7402, 1998.) : 
« Si la marque concédée en licence fait l’objet d’une réclamation ou d’une poursuite en contrefaçon à l’encontre du Licencié de la part d’un tiers, les Parties se consulteront dans les meilleurs délais pour définir leur défense. 
En outre, le Licencié versera dès signification de l’assignation, les redevances et le minimum garanti de redevance dus au Donneur de licence sur un compte spécial bloqué dont le déblocage sera effectué dès que la décision intervenue aura autorité de force jugée, en fonction du résultat auquel les poursuites auront conduit : 
– en cas de condamnation du Licencié, les redevances bloquées seront versées à due concurrence pour couvrir les frais exposés par elle et les dommages et intérêts mis à sa charge, 
– en cas d’insuccès de l’action engagée par le tiers, les redevances bloquées seront versées dans leur intégralité au Donneur de licence. »

Pour une exclusion de garantie ou clause « aux risques et périls », il peut être stipulé : 
« Le Donneur de licence ne donne au Licencié aucune autre garantie que celle de son fait personnel et de l’existence matérielle de la marque. 
Ainsi, la présente licence est consentie et acceptée aux seuls risques et périls du Licencié qui le reconnaît expressément. 
Le Licencié reconnaît avoir pris connaissance de la recherche d’antériorité et du rapport en date du……… concernant la marque pour les pays suivants :…………. » 

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