Le dépôt et la vie d’une marque

En France, la marque s'acquiert par l'enregistrement après dépôt à l'INPI pour 10 ans. La réflexion s'impose dans un délai de 6 mois de son éventuelle extension à l'international. Une fois enregistrée, elle doit être exploitée et protégée contre son utilisation par autrui au moyen d’une surveillance systématique.

Le dépôt : une démarche indispensable

Afin de limiter les effets de la concurrence, il est souhaitable de protéger les signes distinctifs de son entreprise des appropriations des tiers (lire Le choix d’une marque).

La marque ne devient un monopole que par le dépôt suivi d'un enregistrement seul constitutif de droits. En France, contrairement aux pays anglo-saxons, l'usage ne confère aucun droit.

L’utilisation d’une marque en toute quiétude nécessite un dépôt auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle), seul organisme habilité. Attention toutefois, la marque enregistrée n'est pas incontestable : elle peut toujours, malgré son enregistrement, être discutée quant à sa validité et à sa disponibilité, soit pour les contrefacteurs poursuivis, soit pour les titulaires de droits antérieurs.

Le droit français impose un certain nombre de règles relatives à l’acceptation ou non d’une marque. (Lire : Le choix d'une marque). Les personnes détentrices d’une marque antérieure disposent d’un délai de recours de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Les titulaires de droits antérieurs forment pour cela une opposition auprès de l’INPI. Le directeur dispose alors de 6 mois maximum pour statuer sur cette demande. Si elle aboutit, la demande d’enregistrement de la marque est rejetée.

Afin d’éviter ce genre de désagrément, il est donc souhaitable de faire effectuer par l’INPI une recherche d’antériorité de marque, avant le dépôt.

Pour quels produits et services ?

Le déposant doit préciser au moment du dépôt les classes de produits ou de services dans lesquelles il souhaite protéger sa marque. Il existe 45 classes de protection. Il ne peut déposer une marque sans préciser la catégorie (ou les catégories) pour laquelle elle s’applique.

En effet, le droit des marques est soumis au principe de spécialité. En vertu de ce principe, l'enregistrement de la marque ne confère à son titulaire un droit de propriété que pour les produits et services qui auront été désignés au dépôt (Art. L 711-2 Al. 1 du code de la propriété intellectuelle).

La mise au point de cette liste est très importante. En effet, de même que le signe ne peut plus être modifié après le dépôt, même à l'occasion d'un renouvellement, la liste des produits et services ne le sera pas davantage, sauf pour renoncer à certains produits ou services.

Où protéger ?

• En France

Le seul dépôt à l'INPI ne confère qu'une protection territoriale limitée à la France. Il faut savoir que si le dépôt n'est pas pratiqué à l'étranger, le déposant sera contraint à terme d'adopter un autre nom pour ses produits quand ils passeront la frontière.

Si le déposant veut dans un premier temps se limiter à un dépôt français, notamment pour des questions de coût, il dispose d'un délai de 6 mois pour opérer un dépôt dans un pays étranger. Le dépôt pratiqué dans ce délai de 6 mois, dans un pays membre du système de Madrid confère une immunité contre les faits qui peuvent survenir entre temps quant à l'emploi de la marque.

Sinon, comment orienter ses choix ? Ceux-ci dépendront :

• de l'endroit où sont les marchés convoités ;
• de l'endroit où sont situés les concurrents actuels ou potentiels ;
• de l’endroit où sont localisés les partenaires ;
• de ce que l'on peut attendre de l'efficacité de la protection dans le pays considéré ;
• du budget dont on dispose.

• Le dépôt d'une marque communautaire

Il présente l'avantage d'être un titre supranational unique pour toute l'Union européenne soumis à une loi uniforme, et faisant l'objet d'un dépôt unique à l'OHMI (Office d'harmonisation dans le marché intérieur), après, bien évidemment, une sérieuse recherche d’antériorité, car l’indisponibilité de la marque dans un Etat membre s’oppose au dépôt.

Si la marque passe le cap des oppositions qui peuvent venir de chacun des pays de l'Union européenne, la marque sera enregistrée pour tout le territoire européen.

Ce dépôt présente plusieurs avantages :

• un dépôt unique permet de protéger la marque dans 27 pays ;
• le dépôt communautaire ne nécessite pas un dépôt national contrairement au dépôt international ;
• l’usage dans un seul Etat membre permet d’éviter la déchéance de la marque. Cette déchéance peut être encourue lorsque la marque n’est pas utilisée pendant cinq ans, de façon ininterrompue ;
• en cas de contrefaçon, une procédure commune aux Etats membres s’applique.

• L'enregistrement international, selon l'arrangement de Madrid

En réalité, il ne s'agit pas d'un véritable enregistrement international, mais d'un dépôt international auprès de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) soumis à la condition de justifier d'un premier enregistrement en France ou dans un autre pays de l’arrangement de Madrid.

L'enregistrement international permet la désignation de pays sélectionnés en fonction de critères propres à l’entreprise, avec cette limite que certains pays, et non des moindres, n'ont pas adhéré à l'arrangement de Madrid, tels la Grande Bretagne, les Etats-Unis et le Japon.

Cependant la ratification par la France, le 7 novembre 1997, du protocole relatif à l'arrangement de Madrid, permet désormais de couvrir un plus grand nombre de pays, puisque notamment l'Angleterre, ainsi que les pays scandinaves en sont membres (une vingtaine d'Etats dont la Pologne, la Hongrie, le Japon, le Portugal).

Ce protocole simplifie aussi les formalités. En revanche, il faut prendre garde au coût car les taxes nationales sont individualisées pays par pays. Une étude sérieuse est donc nécessaire. Par ailleurs, les choix sont devenus paradoxalement plus complexes car les possibilités sont variées.

La vie de la marque

La surveillance de la marque

Elle consiste à vérifie si un concurrent ne dépose pas une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires. L'intérêt est de pouvoir faire très rapidement opposition à l'enregistrement d'une marque dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

Passé ce délai si le titulaire de la marque constate la contrefaçon. Il peut agir en justice pour faire respecter ses droits. .

Enfin, et surtout, la surveillance de la marque permet d'éviter la forclusion par tolérance. En effet, l'action en justice qui permet l'annulation d'une marque contrefaisante n'est plus recevable si la marque concurrente a été déposée de bonne foi et si le titulaire de la marque antérieure en a toléré l'usage pendant 5 ans.

Cette surveillance représente un cout financier important. Toutefois, depuis un arrêt du conseil d’Etat rendu le 30 décembre 2009, les coûts engendrés par la surveillance de la marque - que celle-ci soit confiée à une société privée ou à l’INPI -, sont désormais déductibles du résultat.

La déchéance

Il faut veiller à conserver à la marque sa force par un usage sérieux et suffisant à titre de marque pour éviter la déchéance. Cette déchéance est encourue à l'expiration d'un délai de 5 ans d'inexploitation.

Il faut éviter également que la marque ne devienne la désignation usuelle d'un produit ou d'un service, indépendamment de son origine. Si le titulaire de la marque ne réagit pas à ces utilisations de la marque par les concurrents, pour désigner les mêmes produits ou des produits similaires, il ne pourra plus agir en contrefaçon, la marque étant frappée de dégénérescence (ex. de la marque Frigidaire).

Les titulaires de marque doivent donc adopter une politique stratégique et de défense de la marque s'ils veulent conserver son intérêt.

Le renouvellement

L'enregistrement ne produit ses effets que pour une période de 10 ans. Cet enregistrement est renouvelé, à condition qu'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services.

La demande de renouvellement doit être adressée au cours des six mois précédant la fin de la protection par le propriétaire de la marque à l’INPI. Un délai supplémentaire est accordé au titulaire de la marque qui sollicite le renouvellement dans un délai de six mois à compter du dernier jour du mois au cours duquel la protection prend fin. La demande de renouvellement tardif donne néanmoins lieu pour l’INPI à la perception d’une redevance de retard.

La marque est indéfiniment renouvelable.

La modification

Au cours de sa vie, la marque peut nécessiter des modifications de la protection. En effet, la marque peut faire l’objet de contrat de cession ou de licence. Dans ce cas, l’inscription au registre national des marques doit être modifiée afin que les modifications soient opposables aux tiers.

L’INPI enregistre la modification sous présentation de la copie de l’acte original de cession ou de modification. L’enregistrement de cette modification implique deux actions :

• d’une part, l’action en opposition et en contrefaçon est réservée aux propriétaires. Il est dont nécessaire de faire transcrire la cession sur le registre de l’INPI ;
• d’autre part, le renouvellement de la protection doit émaner du propriétaire de la marque inscrit sous peine d’irrecevabilité.

Attention : les modifications relatives aux signes composant la marque ne sont pas admisse par l’INPI. Ce type de changement donne lieu à un nouveau dépôt.

Cabinet BRM Avocats
Avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle
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Question d'internaute Comment être sûr du choix d'une marque avant son dépôt ?

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