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Le dépôt et la vie d’une marque 
En France, la marque s'acquiert par l'enregistrement après dépôt à l'INPI pour 10 ans. La réflexion s'impose dans un délai de 6 mois de son éventuelle extension à l'international. Une fois enregistrée, elle doit être exploitée et protégée contre son utilisation par autrui au moyen d’une surveillance systématique. La marque confère un monopole d'exploitation qui peut se révéler un élément clé de la stratégie de développement de l'entreprise.
Le dépôt : démarche indispensable
La marque ne devient un monopole que par le dépôt suivi d'un enregistrement seul constitutif de droits.
En France (comme au Bénélux et en Allemagne), et contrairement aux pays anglo-saxons, l'usage ne confère aucun droit.
NB : Aux USA, l'usage est prépondérant. Il doit préexister à l'enregistrement et le titulaire s'engage lors du dépôt sur une intention d'usage réel (sauf pour les pays faisant partie de l'Union de Paris qui peuvent déposer la marque telle quelle si elle est enregistrée dan le pays d'origine).
En Grande Bretagne, coexistent des marques enregistrées protégées par l'action en contrefaçon et des marques d'usage protégées par l'action en passing off (l'équivalent de notre action en concurrence déloyale).
Exception à l'acquisition de la propriété par l'enregistrement : les marques notoires qui sont protégées en raison de leur seule notoriété indépendamment d'un enregistrement.
Il faut savoir cependant que la marque enregistrée n'est pas incontestable et qu'elle peut toujours, malgré son enregistrement, être discutée quant à sa validité et à sa disponibilité, soit pour les contrefacteurs poursuivis, soit pour les titulaires de droits antérieurs.
Compte tenu des investissements qui accompagnent la marque à son lancement, puis durant sa vie, il est nécessaire avant tout dépôt et après avoir procédé à une analyse du signe (voir notre article : Le choix d'une marque) de s'interroger sur la liste précise des produits et des services pour lesquels la marque sera déposée, de s'interroger aussi sur l'étendue que l'on souhaite donner à la protection, sera-t-elle protégée uniquement en France ou veut-on également à l'étranger?
Pour quels produits et services ?
Le droit des marques est soumis au principe de spécialité.
L'enregistrement de la marque ne confère à son titulaire un droit de propriété que pour les produits et services qui auront été désignés au dépôt (Art. L 711-2 Al. 1 du Code de la Propriété Intellectuelle).
La mise au point de cette liste est très importante car après le dépôt, de même que le signe ne peut plus être modifié, même à l'occasion d'un renouvellement, la liste des produits et services ne le sera pas davantage sauf pour renoncer à certains produits ou services.
Où protéger ?
• En France :
Le seul dépôt à l'INPI ne confère qu'une protection territoriale limitée à la France. Il faut savoir que si le dépôt n'est pas pratiqué à l'étranger, le déposant sera contraint à terme d'adopter un autre nom pour ses produits quand il passeront la frontière.
Si le déposant veut néanmoins dans un premier temps se limiter à un dépôt français, notamment pour des questions de coût, il dispose d'un délai de 6 mois pour opérer un dépôt dans l'un des pays de l'Union de Paris : c'est le délai de priorité.
Le dépôt pratiqué dans ce délai de 6 mois, dans un pays membre de la CUP confère une immunité contre les faits qui peuvent survenir entre temps quant à l'emploi de la marque.
Sinon, comment vont s'orienter les choix ? Les choix dépendront de l'endroit où sont les marchés convoités, mais également de l'endroit où sont situés les concurrents actuels ou potentiels et aussi les partenaires, de ce que l'on peut attendre de l'efficacité de la protection dans le pays considéré et du budget dont on dispose.
• A l'étranger :
Le choix s'opèrera entre des dépôts nationaux distincts et des dépôts internationaux, les premiers ayant un moindre intérêt aujourd'hui en raison des procédures d'enregistrements internationales et de l'existence de la marque communautaire et se révélant plus coûteux.
• Le dépôt d'une marque communautaire :
Il présente l'avantage d'être un titre supranational unique pour toute l'Union Européenne soumis à une loi uniforme, et faisant l'objet d'un dépôt unique à l'OHMI (Office d'Harmonisation dans le Marché Intérieur), après, bien évidemment, une sérieuse recherche d’antériorité.
Si la marque passe le cap des oppositions, qui peuvent venir de chacun des pays de l'Union Européenne, la marque sera enregistrée pour tout le territoire européen.
• L'enregistrement international, selon l'arrangement de Madrid :
En réalité, il ne s'agit pas d'un véritable enregistrement international, mais d'un dépôt international auprès de l'OMPI soumis à la condition de justifier d'un premier enregistrement en France ou dans un autre pays de l’arrangement de Madrid.
L'enregistrement international permet la désignation de pays sélectionnés en fonction de critères propres à l’entreprise, avec cette limite que certains pays, et non des moindres, n'ont pas adhéré à l'arrangement de Madrid, tels la Grande Bretagne, les Etats Unis et le Japon.
Cependant la ratification par la France, le 7 novembre 1997, du protocole relatif à l'arrangement de Madrid conclu en 1989, permet désormais de couvrir un plus grand nombre de pays, puisque notamment l'Angleterre, ainsi que les pays scandinaves en sont membres (une vingtaine d'Etats dont dernièrement la Pologne, la Hongrie, le Japon, le Portugal).
NB : il faudra encore attendre un peu pour les Etats Unis qui ne l'ont pas encore ratifié en raison d'une divergence sur les droits de vote qui les oppose à l'union Européenne.
Ce protocole simplifie aussi les formalités mais il faudra prendre garde au coût car les taxes nationales sont individualisées pays par pays. Une étude sérieuse est nécessaire. Par ailleurs, les choix sont devenus paradoxalement plus complexe car les possibilités sont variées.
La vie de la marque
La surveillance de la marque
Elle consiste à vérifie si un concurrent ne dépose pas une marque identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires. L'intérêt est de pouvoir faire très rapidement opposition à l'enregistrement d'une marque dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Si l'opposition est admise, la marque du concurrent ne sera pas enregistrée. Le titulaire de la marque qui constate la contrefaçon peut par ailleurs, s'il n'est plus dans les délais d'opposition, agir en contrefaçon.
Enfin, et surtout, la surveillance de la marque permet d'éviter la forclusion par tolérance. En effet, l'action en justice qui permet l'annulation d'une marque contrefaisante n'est plus recevable si la marque concurrente a été déposée de bonne foi et si le titulaire de la marque antérieure en a toléré l'usage pendant 5 ans.
La déchéance
Il faut veiller à conserver à la marque sa force par un usage sérieux et suffisant à titre de marque pour éviter la déchéance. Cette déchéance est encourue à l'expiration d'un délai de 5 ans d'inexploitation.
Il faut éviter également que la marque ne devienne la désignation usuelle d'un produit ou d'un service, indépendamment de son origine. Si le titulaire de la marque ne réagit pas à ces utilisations de la marque par les concurrents, pour désigner les mêmes produits ou des produits similaires, il ne pourra plus agir en contrefaçon, la marque étant frappée de dégénérescence (ex. frigidaire).
Les titulaires de marque doivent donc adopter une politique stratégique et de défense de la marque s'ils veulent lui conserver son intérêt.
Le renouvellement
L'enregistrement ne produit ses effets que pour une période de 10 ans. Cet enregistrement est renouvelé à la condition qu'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services.
La marque est indéfiniment renouvelable.
Cabinet BRM Avocats
Avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle
http://www.brmavocats.com