Les contrats de licence de droits de propriété industrielle

Les contrats de licence de droits de propriété industrielle visent trois types de titres : les brevets, les marques, les dessins et modèles. Ce sont autant de contrats qui renferment des garanties dont la finalité est de protéger les co-contractants visés.

Les contrats de licence de droits de propriété industrielle visent trois types de titres : les brevets, les marques, les dessins et modèles. Ce sont autant de contrats qui renferment des garanties dont la finalité est de protéger les co-contractants visés. 

Le contrat de licence de brevet

Le contrat de licence en général est un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété industrielle (brevet, marque, dessin ou modèle) concède à un tiers, en tout ou en partie, la jouissance de son droit d’exploitation, gratuitement ou à titre onéreux, moyennant le paiement de redevances ou royalties. Ainsi, par la licence de brevet, le propriétaire d’une invention brevetée concède à une personne une telle jouissance. C’est plus précisément une convention sui generis relevant du droit commun du louage de choses, prévu par l’article 1709 du Code civil disposant : « Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. »

On parle de convention sui generis, car elle illustre une situation juridique dont la nature singulière empêche de la classer dans une situation juridique déjà connue.

Le titulaire du brevet est spécialisé dans un domaine particulier ; il a mis au point une invention sur la base de laquelle il a déposé des demandes de brevets. Ces demandes de brevets, les brevets qui en découleront et les éventuels brevets de perfectionnement, seront appelés les brevets du contrat. Quant au licencié, il désire fabriquer et commercialiser des produits conformes aux brevets du contrat pour des applications précisées dans les clauses.

Le contrat de licence de brevet est donc un contrat entre deux parties : le concédant et le licencié.

Quatre types de licences sont possibles :

- la licence totale : le licencié est autorisé à exploiter le brevet pour toutes les applications possibles (domaine médical, agricole…) et pour tous les modes d’exploitation (fabrication, vente, utilisation…) ;

- la licence partielle : le licencié n’est autorisé à exploiter le brevet que pour certaines applications ou certains modes d’exploitation ;

- la licence simple ou non exclusive : donne la possibilité de concéder plusieurs licences du même brevet pour les mêmes modes et domaines d’applications et sur le même territoire. Les produits brevetés peuvent être commercialisés dans des circuits professionnels différents. Le concédant peut garantir le licencié qu’il n’accordera pas plus de X autres licences des brevets du contrat, et qu’il imposera à ses autres licenciés certaines limitations.

- la licence exclusive : le titulaire du brevet s’interdit de concéder d’autres licences du même brevet pour les mêmes applications et sur le même territoire. Si stipulation au contrat, le propriétaire du brevet pourra exploiter personnellement son invention. Par ce type de contrat, le concédant concède au licencié la licence exclusive des brevets visés. Le licencié peut alors légitimement fabriquer, vendre, et/ou utiliser les produits du contrat, et/ou mettre en œuvre le procédé dudit contrat dans le domaine concerné. Selon la lettre de la clause, le concédant aura la possibilité ou non d’exploiter le brevet concédé.

D’autre part, une clause concernant la garantie due par le concédant est fréquemment stipulée dans les contrats de licence. Elle a généralement pour but d’écarter ou de limiter cette garantie. Le concédant est toujours tenu à la garantie de son fait personnel, c’est-à-dire à la garantie d’éviction, garantie d’ordre public, telle qu’elle est prévue à l’article 1626 du Code civil.

Le concédant est responsable des fautes qu’il commet, notamment dans la conclusion du contrat, lorsqu’il est coupable de dol. Lorsque la licence est consentie aux risques et périls du licencié ou lorsque celui-ci a accepté la danger d’une éventuelle éviction, le concédant peut se dégager de la garantie contre les vices cachés et/ou du fait des tiers, notamment au cas où :

- le licencié serait condamné à l’issue d’une action en contrefaçon exercée par un tiers (dans ce cas, le licencié ne pourra plus exploiter son brevet, le contrat de licence sera résilié avec ou sans dommages-intérêts selon que le licencié était de bonne ou de mauvaise foi) ;

- le brevet serait déclaré nul entraînant la nullité du contrat de licence pour défaut d’objet.

Le concédant pourra alors insérer la clause de garantie suivante : « Le Concédant déclare qu’il a la libre et entière jouissance des brevets du contrat, que ces brevets ou demandes de brevet sont réguliers administrativement et que toutes les taxes y afférentes sont payées. En outre, le Concédant déclare au Licencié qu’il garantit l’existence matérielle desdits brevets au présent contrat à l’exclusion de toute autre garantie. »

Il pourra également insérer la clause :
« Le Concédant ne donne pas d’autre garantie que celle de l’éviction par son fait personnel et de l’existence matérielle des brevets. 
Le Licencié reconnaît avoir pris connaissance de l’ensemble des documents et informations relatifs au brevet, et déclare être pleinement informé quant à sa validité. Le Licencié accepte la licence en pleine connaissance de cause, à ses risques et périls. 
Au cas où le brevet viendrait à être déclaré nu ou déchu par une décision de justice définitive, le Concédant s’engage à garantir le Licencié du préjudice subi dans la limite des sommes qu’il aura encaissées au titre de la redevance au cours de l’année précédant la date du prononcé de la décision. »

Les clauses extensives de garantie sont valables, tandis que les clauses restrictives ne peuvent être invoquées que pour le contractant de bonne foi.
S’agissant des vices matériels, le donneur de licence garantit le caractère techniquement exploitable de l’invention.

D’autre part, les clauses de non garantie contre les vices cachés sont valables si le donneur de licence est de bonne foi ou dans le cadre d’un contrat de licence conclu entre professionnels de même spécialité. Dans tous les cas, toute indemnisation du licencié est exclue.

Enfin, la clause de garantie minimale due par le concédant peut se formuler ainsi :
« Le Concédant ne donne pas d’autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l’existence matérielle du brevet. » 

Le contrat de licence de marque

La licence de marque est le contrat par lequel le titulaire d’une marque accorde à un tiers le droit de l’exploiter en tout ou en partie, moyennant une rémunération consistant souvent en des redevances proportionnelles à l’exploitation appelées aussi royalties.

Comme la licence de brevet, le contrat de licence de marque peut être conclu entre un licencié et un sous-licencié dans la mesure où le licencié est autorisé à concéder des sous-licences. Des licences gratuites sont possibles. D’autre part, la licence de marque permet à un titulaire de marque de tirer profit de certains marchés qu’il ne peut exploiter directement. Quant au licencié, il bénéficie du renom de la marque afin de commercialiser les produits qu’il fabrique. La licence ne peut porter que sur des objets figurant au dépôt. Une licence portant sur d’autres produits, même similaires, serait nulle. La jurisprudence l’admet dans un arrêt du 3 mars 1987. La licence de marque peut être exclusive ou non : elle l’est quand le titulaire de la marque s’interdit de concéder à d’autres licenciés, sur le même territoire, une licence de la même marque, pour les mêmes produits ou services.

Le titulaire de la licence a plusieurs obligations envers son co-contractant, parmi lesquelles une obligation de garantie, suivant le même régime que celui de la licence de brevet.

Il y a trois types de garantie :

- la garantie d’éviction du fait des tiers: si le licencié est poursuivi en contrefaçon par des tiers, le donneur de licence devra le défendre en vertu de son obligation de garantie d’éviction du fait des tiers. Si l’action aboutit, le licencié est évincé, et sauf clause contraire, le donneur de licence devra dédommager le licencié. Cette garantie n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent prévoir une clause limitative ou suppressive de garantie favorable au donneur de licence. Mais, le licencié a intérêt à exiger du donneur de licence l’insertion dans le contrat d’une clause de garantie.

- le versement des redevances en cas de litige : c’est la possibilité de prévoir que le licencié versera dès signification de l’assignation, les redevances dues au donneur de licence sur un compte spécial bloqué dont le déblocage sera effectué dès que la décision intervenue aura autorité de force jugée. En cas de succès de l’action intentée par le tiers, les redevances bloquées seront versées à due concurrence pour couvrir les frais exposés par le licencié et les dommages et intérêts mis à sa charge. En cas d’insuccès de l’action, les redevances bloquées seront versées dans leur intégralité au donneur de licence.

- la rédaction d’une clause suppressive de garantie : cette clause est sans effet si le donneur de licence est de mauvaise foi. Cette clause de non-garantie dispense le donneur de licence de verser des dommages-intérêts au licencié, et de lui donner aucune autre garantie que celle de son fait personnel -garantie d’ordre public- et celle de l’existence matérielle du titre donnée en licence. A l’inverse, les parties peuvent prévoir une garantie extensive de responsabilité à la charge dudit donneur de licence. Enfin, il est possible de spécifier dans le contrat que des recherches d’antériorités de marque et de dénomination sociale ont été effectuées concernant la marque donnée en licence, afin de vérifier la disponibilité de cette marque. Le donneur de licence peut fournir au licencié une copie de cette recherche afin qu’il connaisse la situation de la marque. Cette obligation est surtout prévue pour les législations qui ne soumettent pas la demande d’enregistrement de marque à une recherche d’antériorités.

La rédaction des clauses peut être la suivante (cf. : Licence de marque, Formules, Conseils pratiques, Camille Guthmann, Juris-Classeur Propriété Littéraire et Artistique, Fascicule n° 7402, 1998.) :
« Si la marque concédée en licence fait l’objet d’une réclamation ou d’une poursuite en contrefaçon à l’encontre du Licencié de la part d’un tiers, les Parties se consulteront dans les meilleurs délais pour définir leur défense. 
En outre, le Licencié versera dès signification de l’assignation, les redevances et le minimum garanti de redevance dus au Donneur de licence sur un compte spécial bloqué dont le déblocage sera effectué dès que la décision intervenue aura autorité de force jugée, en fonction du résultat auquel les poursuites auront conduit :
- en cas de condamnation du Licencié, les redevances bloquées seront versées à due concurrence pour couvrir les frais exposés par elle et les dommages et intérêts mis à sa charge,
- en cas d’insuccès de l’action engagée par le tiers, les redevances bloquées seront versées dans leur intégralité au Donneur de licence. »

Pour une exclusion de garantie ou clause « aux risques et périls », il peut être stipulé :
« Le Donneur de licence ne donne au Licencié aucune autre garantie que celle de son fait personnel et de l’existence matérielle de la marque. 
Ainsi, la présente licence est consentie et acceptée aux seuls risques et périls du Licencié qui le reconnaît expressément. 
Le Licencié reconnaît avoir pris connaissance de la recherche d’antériorité et du rapport en date du……… concernant la marque pour les pays suivants :…………. » 

Le contrat de licence de dessin et modèle

Ce contrat est un contrat de licence exclusive partiel ou total sur dessin et modèle. Il porte sur des dessins ayant un numéro attribué par l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.), et déposés auprès de cet organisme, ainsi que sur des modèles suivant la même procédure. L’exploitation du dessin et du modèle couverts par ce droit sera limitée à la fabrication et à la commercialisation d’objets en particulier.

En cas de doute sur l’appartenance des produits-supports au champ contractuel, le licencié consultera le concédant qui lui donnera réponse écrite. Le contrat est conclu moyennant une redevance annuelle fixée par les parties, en général sur le chiffre d’affaires réalisé par le licencié au titre des produits fabriqués selon les dessins et modèles sous contrat, et vendus.

Des garanties existent surtout pour protéger le licencié. Elles peuvent être formulées comme suit :
«Le Concédant déclare ignorer l’existence de tout droit pouvant entrer en conflit avec les prérogatives objet de la présente convention. 
Le Concédant garantira les dommages que l’éventuelle annulation du dessin ou du modèle sous contrat pourrait occasionner au Licencié. 
Le Concédant garantira le Licencié des dommages que pourraient lui occasionner les actions en contrefaçon engagées par les tiers. 
Les indemnités que le Concédant pourrait être amené à verser au Licencié seront plafonnées au montant des sommes qu’il aurait perçus au titre du présent contrat. 
Enfin, le Concédant garantit le Licencié qu’il ne fabriquera ni ne commercialisera des produits incorporant des dessins et modèles voisins du dessin et du modèle faisant l’objet du présent accord. En cas de doute, le Licencié consultera le Concédant qui lui donnera réponse écrite. »

Toutes les clauses précédemment citées en matière de droits de propriété industrielle présentent des similarités rédactionnelles. Leur objectif est le même, à savoir assurer la protection des parties au contrat, grâce au jeu de diverses garanties.


(Janvier 2007)
Véronique COHEN
redaction@netpme.fr